La marque notoire et la marque de renommée : une protection spécifique dans le domaine de la propriété industrielle

Le principe en droit des marques est la protection de la marque sur son périmètre d’activité et le dépôt. Le périmètre d’activité est identifiable grâce au choix des classes et des libellés visés par le déposant. Le dépôt se fait auprès des offices des territoires concernées.

Malheureusement, le droit est fait de principes… et d’exceptions. 

Qu’est-ce qu’une marque notoire ? Une marque de renommée ? Quelles sont les différences entre les deux ? Quelles en sont les conséquences ?

On vous explique tout en détail dans cet article.

Qu'est-ce qu'une marque de renommée ?

Définition

Une marque de renommée est une marque enregistrée ou déposée qui devient par la suite connue par la majorité du public. Elle jouit d’une forte renommée, d’où son nom.

La directive n 89/104/CEE du 21 décembre 1988 a impulsé la création de la marque de renommée. La jurisprudence au fil des années a enrichi son régime et son cadre.

La marque de renommée a par la suite été ajoutée au code de la propriété intellectuelle suite à la transposition du “Paquet marques” à l’article L711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) : 

Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ;”

 

L’article L713-3 CPI pose l’interdiction de se servir dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque de renommée, à condition d’en tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porter préjudice.

 

Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

La Cour de Justice de l’Union européenne et la Cour de cassation ont  affirmé à plusieurs reprises que l’appréciation de la similitude avec la marque postérieure diffère d’une marque classique. La constatation d’un risque de confusion n’est pas à prouver dans le cas d’une marque de renommée contrairement à une marque classique. Il suffit que la similitude crée une impression de lien entre les deux chez le public.

Un exemple très récent de reconnaissance d’une marque de renommée est celle du logo des Rolling Stones (Tribunal Judiciaire de Paris le 25 février 2021). Retrouvez notre article d’analyse de la décision ici.

La marque de renommée peut-elle être utilisée pour former opposition ?

Depuis la transposition du “paquet marques”, la marque renommée peut être utilisée pour former opposition.

La marque de renommée peut-elle être utilisée pour agir en contrefaçon ?

Le nouvel article L.713-3-1 du CPI ouvre la possibilité d’agir en contrefaçon pour la défense d’une marque de renommée en cas de préjudice causé au titulaire du droit ou de comportement parasitaire. 

Avant, seule une action en responsabilité civile de son auteur était possible si les produits ou services étaient identiques.

La marque de renommée peut-elle être utilisée en fondement d’une demande en nullité ?

Le nouvel article L.713-3-1 du CPI ouvre la possibilité d’agir en contrefaçon pour la défense d’une marque de renommée en cas de préjudice causé au titulaire du droit ou de comportement parasitaire. 

Avant, seule une action en responsabilité civile de son auteur était possible si les produits ou services étaient identiques.

Qu'est-ce qu'une marque notoire ?

Définition

Introduite par l’article L. 711-3, II, du code de la propriété intellectuelle  la marque notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris du 20 mars 1883 est une marque jouissant d’une notoriété importante (comme la marque de renommée) mais qui n’a jamais été déposée ou enregistrée. 

C’est un moyen de pallier à l’absence d’enregistrement du signe en tant que marque.

 

L711-3 pose l’interdiction d’enregistrer une marque portant atteinte à une marque notoirement connue :

I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

(…) 

3° D’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

 

A noter qu’il est toujours nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, comme pour une marque normale, mais à l’inverse d’une marque de renommée.

Quelques exemples de marques reconnues notoires par les juridictions françaises : Lu, Mazda, Pontiac, Calor, Château Margaux, Coca-Cola et encore Lego.

La marque de notoire peut-elle être utilisée pour former opposition ?

La marque notoire peut être utilisée pour former opposition. (CA Paris, 25 févr. 2003, no02/17955, Orient Express). Un arrêt récent “La Française des jeux”/”La Française des yeux” a décidé qu’il était nécessaire d’avoir des produits similaires ou identiques. Cependant, la solution serait certainement différente avec l’application des dispositions du 13 novembre 2019 grâce à l’ajout du fondement “tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque”.

La marque notoire peut-elle être utilisée pour agir en contrefaçon?

L’article  L713-5 du CPI explique que la marque notoire ne permet pas d’agir en contrefaçon mais engage la responsabilité civile : 

Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d’une marque notoirement connue”.

La marque de renommée peut-elle être utilisée en fondement d’une demande en nullité ?

Le caractère notoire d’une marque peut être utilisé comme fondement pour demander la nullité d’une marque postérieure. (CPI, art. L. 711-4, 1º ; CPI, art. L. 712-4, 1º ,CPI L711-3. )

Article L711-3 :

I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

(…) 

3° D’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Marque notoire et marque de renommée : les points communs

Les critères pour agir avec une marque de notoriété

Les critères sont : 

  • Une renommée/ notoriété importante sur le territoire visé par le dépôt ou l’usage :
  • une marque française doit être connue de la majorité du public français pour être reconnue comme une marque de renommée 
  • et une marque européenne doit être connue de la majorité du public européen pour être reconnue comme une marque de renommée.

 

  • La similarité avec la marque postérieure ;

 

  • Les produits/services désignés par la marque postérieure sont identiques/similaires ou non à ceux de la marque de renommée → surpasse le principe de spécialité;

 

  • La marque postérieure tire profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque/signe antérieur, porterait préjudice à la marque/signe antérieur.

Il faut donc : 

  • Apporter la preuve de la renommée de sa marque (par des sondages par exemple, des chiffres de vente…)
  • Prouver que la marque postérieure profite de la renommée ou  porte préjudice 
  • Prouver le caractère identique ou similaire des signes.

Focus sur les critères de la notoriété d'une marque

Les caractéristiques de la marque de renommée/notoire

→ Une marque « connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle » ( TGI Paris, 2 mars 2010 – marque notoire).

 

→ Cette connaissance doit concerner une partie substantielle d’un territoire (cf. : CJCE, 14 sept. 1999, aff. C-375/97, General Motors Corporation c/ Yplon ; CJCE, 6 oct. 2009, aff. C-301/07, Pago International, CA Paris, 25 févr. 2000), mais ne peut être exigée de tout le territoire CJCE Aff. C-301/07, 6 octobre 2009.

 

→ Le public à prendre en considération est celui visé par les produits ou services couverts par la marque (CA Paris, 25 févr. 2000). Les « Recommandations » de l’OMPI et les Directives d’opposition de l’OHMI énoncent différents publics :

  • les consommateurs effectifs ou ciblés;
  • les personnes appartenant aux circuits de distribution des produits ou des services visés ;
  • les milieux économiques ayant des activités liées au type de produits ou de services visés ; la connaissance de la marque par au moins l’un de ces secteurs concernés du public suffirait alors à en démontrer la notoriété/renommée.

Comment établir la notoriété d'une marque ?

En analysant : 

  • La part de marché détenue par la marque;
  • l’étendue géographique;
  • l’importance des investissements réalisés par son titulaire pour la promouvoir;
  • l’ancienneté et la durée de l’usage (surtout pour la marque notoire qui repose uniquement sur l’usage et non sur un dépôt);
  • la diffusion massive du produit;
  • la multiplicité des produits désignés par une marque, par exemple une collection de vêtements avec un large choix, ainsi que plusieurs collections chaque année (TGI Paris, 14 mars 2007);
  • l’omniprésence dans les médias (TGI Paris, 2 mai 2007, BMW);
  • la création d’un site Internet et d’une chaîne de télévision pour asseoir la notoriété de la marque en touchant un large public  (TGI Paris, 14 octobre 2008- Playboy)
  • l’existence d’un diminutif de la marque largement utilisé pour désigner le produit (CA Paris 6 octobre 2004 – Desperados, le diminutif « despé », donné à la marque par les buveurs de bière) 

 

La preuve d’un pourcentage élevé de reconnaissance (94.4 %) « suffit » en lui-même à établir que le signe/la marque jouit d’une renommée (OHMI, affaire R 283/1999-3 du 25 avril 2001, Hollywood).

 

 

→ Vous pouvez utiliser :  factures, documents commerciaux, publicités, décisions des Tribunaux ou Offices, sondages d’opinion, études de marché, certificats et récompenses, articles de presse, documents de sponsoring… 

☓ Auparavant, l’ancienneté était un indice important mais celui-ci a perdu de sa valeur avec les nouvelles technologies qui permettent aux marques de gagner très rapidement une grande popularité.

=> Allez plus loin en lisant notre article sur la valorisation d’une marque.

La perte de notoriété d'une marque : quels obstacles ?

En cas de perte de notoriété/renommée du signe/marque, vous ne pouvez plus vous en servir pour agir en opposition, nullité, voire contrefaçon pour la marque de renommée ou responsabilité civile pour la marque notoire et renommée.

Ce risque est accru pour les marques de nouvelles technologies ou les marques de mode.

Ainsi, le TGI de Paris a refusé de reconnaître la renommée r à la marque « ENVY » :la société GUCCI n’avait pas versé aux débats des études prouvant la connaissance actuelle de sa marque auprès du public : « même si ce parfum a connu un succès important lors de sa création il y a dix ans et qu’il a contribué au renouveau de la maison Gucci » (TGI Paris, 14 octobre 2008, Envy).

 

 

Points communs

Différences 

  • Peuvent surpasser leur domaine d’activité/leur spécialité 
  • Une renommée/ notoriété importante sur le territoire visé par le dépôt ou l’usage
  • La similarité avec la marque postérieure doit être prouvée pour agir 
  • La marque postérieure tire profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque/signe antérieur, porterait préjudice à la marque/signe antérieur
  • Permettent de faire opposition 
  • Permettent d’agir en nullité
  • Permettent d’agir en responsabilité civile
  • Leur perte de notoriété/renommée empêche d’agir

 

Marque de renommée 

Marque notoire

Nécessite un dépôt

Ne nécessite pas de dépôt

N’est plus nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public

Nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public

Permet d’agir en contrefaçon

Ne permet pas d’agir en contrefaçon



Julia Pirinoli

Titulaire du diplôme d’avocat
Spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies, des données personnelles et transformation digitale du droit