La victoire de LEGO : une pièce en cinq actes

Le 21 mars 2021, le Tribunal de l’Union Européenne a annulé la décision annulant le dessin et modèle sur la brique LEGO (TUE, 24 mars 2021).

Petit retour sur les débuts de l’affaire

Le 2 février 2010, la requérante, Lego A/S, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) :

legos

La classe 21.01 (arrangement de Locarno 8 oct 1968) « éléments de construction d’une boîte de jeu de construction » était visée lors du dépôt.

Le dessin ou modèle Lego a été enregistré le 2 février 2010.

Le demande de nullité du dessin ou modèle

Le 8 décembre 2016, Delta Sport Handelskontor GmbH a introduit une demande de nullité du dessin ou modèle. 

Delta Sport Handelskontor GmbH soutenait que toutes les caractéristiques du dessin ou modèle de Lego étaient imposées par la fonction même du produit. 

→ Or, le fait que toutes les caractéristiques du dessin ou modèle soient imposées par la fonction technique du produit exclut la protection

→ Cependant, ces caractéristiques techniques ou fonctionnelles peuvent être protégées, selon le cas, par d’autres droits de propriété intellectuelle (par exemple, brevets, modèles d’utilité ou secrets d’affaires).

La décision de la division d’annulation de l’EUIPO : rejet de la demande de nullité du dessin ou modèle

Le 30 octobre 2017, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande de nullité. En particulier, elle a considéré que : 

  • la fonction technique du bloc de construction était de s’emboîter dans d’autres blocs de construction à des fins de jeux ;
  • que l’intervenante n’avait pas prouvé que le fait de remplir cette fonction était le seul facteur ayant déterminé les caractéristiques de l’apparence du produit.

La division d’annulation a également relevé que le jeu de construction correspondait à la définition du système modulaire et qu’il ne pouvait être exclu pour des raisons d’interopérabilité.

Selon la division, la brique Lego pouvait tout à fait être protégée par le droit des dessins ou modèles.

Le 5 janvier 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO.

La décision de la Chambre des recours de l’EUIPO : nullité du dessin ou modèle

Par décision du 10 avril 2019, l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et a déclaré la nullité du dessin ou modèle de Lego:

  • L’EUIPO a, au contraire, considéré que toutes les caractéristiques de l’apparence du produit du dessin ou modèle étaient exclusivement imposées par la fonction technique du produit : 

→ permettre l’assemblage avec d’autres briques du jeu et le démontage.

  • L’EUIPO a souligné que Lego n’avait d’ailleurs pas cité une seule considération autre que technique afin de déterminer l’aspect visuel de ces caractéristiques.

 

  • L’EUIPO a décidé d’appliquer les solutions retenues par l’arrêt du 12 novembre 2008 ( Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge), T-270/06, EU:T:2008:483]) et l’arrêt du 14 septembre 2010 (Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516). 

→ Ces affaires concernaient une demande de marque tridimensionnelle de la part de Lego, toujours pour sa petite brique. 

Là encore, il a été décidé que les caractéristiques du dessin ou modèle étaient imposées par la fonction technique du produit, ce qui excluait la protection du droit des marques. (Depuis des décisions opposées ont été rendues*)

La décision du Tribunal de L’Union Européenne : annulation de la décision de la Chambre des recours

Le 24 mars 2021, cette pièce en cinq actes a obtenu une décision du Tribunal de l’Union Européenne (TUE).

 

Celui-ci a décidé d’annuler la décision de l’EUIPO déclarant la nullité du dessin ou modèle. 

 

  • Le TUE reconnait une exception à la règle de non protection des caractéristiques imposées par la fonction (article 8°1 et °2 du règlement 6/2002), au paragraphe 3 du même article, selon lequel :

« les raccords mécaniques de produits modulaires peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout précieux pour leur commercialisation, de sorte qu’ils devraient être admis à bénéficier de la protection. »

→ L’article 8°3 protège  les dessins et modèles qui permettent l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur du système modulaire. 

→ Cette exception n’avait pas été appliquée par l’EUIPO, ce qui constitue une erreur de droit.

 

  • Le TUE précise la juste interprétation de l’article 8°1 : 

→ Si au moins une des caractéristiques de l’apparence du produit n’est pas exclusivement imposée par la fonction technique, le dessin et modèle peut bénéficier de la protection.

→ Or, il est noté par le TUE que les surfaces lisses des briques ne sont pas une simple « absence de pastilles », mais une caractéristique de l’apparence propre du produit. 

Cette particularité aurait dû être prise en compte par l’EUIPO dans sa décision. 

→ Par conséquent, il y avait au moins une caractéristique non imposée par la fonction du produit. 

La protection doit être accordée.

La revanche de Lego concernant la marque tridimentionnelle 

 

La société LEGO avait fait enregistrer auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) deux marques communautaires tridimensionnelles pour ses figurines.

lego modele

BESTLOCK, société concurrente, avait demandé en 2012 la nullité des marques :

  •  la forme du produit serait imposée par sa nature même, 
  • et les figurines se conformeraient à des solutions techniques. 

L’OHMI a rejeté les demandes en nullités, rejet confirmé le Tribunal de l’UE le 16 juin dernier par le biais de deux décisions. 

En 2010, la CJUE avait jugé que les caractéristiques essentielles des briques Lego étaient exclusivement fonctionnelles (CJUE 14-9-0210 aff.48/09). 

→ Cette fois, le Tribunal opte cette  pour la solution inverse. 

Ainsi, le Tribunal juge que : 

« le fait que la figurine en cause peut être assemblée, grâce au creux sous les pieds, à des briques de jeux de la gamme Lego ne constitue ni un résultat technique, ni une caractéristique essentielle de la marque contestée » (point 33).

Il souligne également que les caractéristiques essentielles de la forme (la tête, bras, jambes, pieds, etc…) ont pour but d’offrir une apparence humaine aux figurines, ce qui ne  répond à aucune fonction technique.


Julia Pirinoli

Titulaire du diplôme d’avocat
Spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies, des données personnelles et transformation digitale du droit