Recherche d’antériorité de marque : mode d’emploi

Vous souhaitez déposer une marque et effectuer une recherche d’antériorité mais vous êtes perdu ? Vous ne connaissez pas les étapes ou dans quel ordre les effectuer ? 

Nous avons rédigé un mode d’emploi spécialement pour vous aider.

Suivez le guide !

Etape préliminaire : Comprendre l’intérêt d’un dépôt et d’une recherche d’antériorité

Avant tout développement, qu’est-ce qu’une marque ?

Cette question peut vous sembler idiote. Pourtant, après plusieurs mois à suivre les startups sur linkedin, j’ai pu constater que : 

  • c’était loin d’être si clair 
  • et que les confusions sont contagieuses.

Le Code de la Propriété Intellectuelle définit la marque : 

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale” (article L711-1 du CPI).

La marque est donc : 

→ Un signe (verbale, logo, sonore, hologramme, ….) 

→ Qui sert à distinguer vos (futurs) produits ou services.

Qui peut déposer une marque ?

La marque appartient à un titulaire qui se déclare au moment du dépôt.

Le titulaire peut être : 

→ Une personne physique (vous-même, votre associé…) 

→ Une personne morale (votre entreprise/association …)

Le choix du titulaire n’est pas un détail.

De manière générale, il est conseillé de déposer la marque au nom de votre entreprise. 

C’est d’autant plus important que votre marque représente une valeur très importante de votre entreprise. Au moment d’une levée de fonds, les investisseurs seront attentifs et seront rassurés que la marque appartienne à l’entreprise. 

Et si vous vous êtes trompé ? 

Pas de panique ! Il est toujours possible de céder sa marque à titre gratuit ou payant simplement. 

Selon la situation, vous devrez établir :

  • des formalités auprès de l’INPI (ou l’office concerné par votre dépôt) afin de publier le changement de titulaire ;
  • et, si nécessaire, un contrat entre le cessionnaire et le cédant.

Intérêt d’une marque

La marque est un actif précieux, indispensable de votre stratégie industrielle et commerciale. 

Ne pas la protéger, c’est laisser libre champ à vos concurrents de s’en emparer et de bénéficier de votre marque et votre image.

Quels avantages de déposer votre marque auprès de l’office pertinent ?

→ Vous obtenez un monopole d’exploitation sur le dit territoire;

→ Ce monopole dure dix ans;

→ Le dépôt est renouvelable indéfiniment. 

 

    ⇨Vous êtes ainsi le seul à pouvoir utiliser la marque. 

    ⇨Vous pouvez vous défendre contre toute personne qui imiterait ou utiliserait votre marque à l’identique ou en similaire grâce à différentes actions en précontentieux ou contentieux.

La marque au coeur de votre stratégie

Le choix de votre marque doit être au cœur de votre stratégie commerciale et communication.

→ La marque permet de vous faire connaître.

→ La marque permet de distinguer vos produits de ceux de vos concurrents.

La marque est votre signature.

Pourquoi effectuer une recherche d’intériorité ?

Lors de votre dépôt à l’INPI (ou EUIPO), personne ne va vérifier qu’une marque identique ou similaire a déjà été déposée dans votre domaine d’activité. 

⇨ C’est à vous de vérifier !

La recherche d’antériorité vous permet de ne pas déposer une marque identique ou similaire à une marque déposée antérieurement dans votre secteur d’activité. 

Quel intérêt ?

→ Eviter que le titulaire de la marque déjà existante vous envoie une opposition ou plus tard une demande de nullité de votre marque. 

→ Etre vraiment distinctif par rapport aux concurrents et vous construire une image forte et originale.

Où faire votre recherche d'antériorité ?

La recherche d’antériorité, vous l’avez compris, est une étape INDISPENSABLE avant tout dépôt de marque.

→ Vous pouvez faire votre recherche chez Eversafe.ai (c’est nous, coucou).
Pourquoi ? Parce que la recherche Eversafe.ai vous offre : 

  • Une recherche à moins de 200 euros HT ;
  • Livrée en 24h;
  • Une recherche sur mesure qui peut regrouper les marques, noms de domaines et dénominations sociales;
  • Une recherche de marques françaises et européennes (EUIPO); 
  • Une recherche syntaxique, phonétique ET SYNONYMIQUE !
  • Un indice de similarité face à chaque résultat pour évaluer le niveau de risque → Simplicité et gain de temps assuré ;
  • L’accès direct à la fiche de chaque résultat afin d’accéder à toutes les informations complémentaires (titulaire, date de dépôt, libellés…)

Simplicité et gain de temps assuré 

 

Notre recherche est idéale que vous soyez une entreprise, avocat, conseil en Propriété Intellectuelle ou juriste.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter via le chat, par mail (contact@eversafe.ai) ou même sur LinkedIn.

(Notre recherche ne se substitue pas à l’accompagnement d’un avocat ou conseil en propriété intellectuelle.)

 

→ Vous pouvez passer par un avocat ou un conseil en Propriété Intellectuelle. Tous les professionnels utilisent des outils pour leur recherche puis en font une analyse pour vous conseiller. N’hésitez pas à lui demander d’utiliser Eversafe.ai !

Etape 1 : Prendre connaissance des critères de validité d’une marque

Passons maintenant à la première étape avant le dépôt.

Il faut que vous preniez connaissance et compreniez les conditions de validité de la marque avant de commencer votre liste de marques potentielles.

Quelles sont les conditions de validité d’une marque ?

Les conditions sont au nombre de trois : le caractère distinctif, la licéité et la disponibilité de la marque.

  • Le distinctivité de la marque 

La marque doit avoir un caractère distinctif

→ elle doit permettre d’identifier une entreprise, des produits ou des services parmi les concurrents

→ La marque ne doit pas être descriptive de votre service ou produit (ni sur sa nature, ni sur ses qualités.). 

Une marque descriptive ou trop élogieuse sera refusée par l’office. Si celle-ci passe entre les mailles du filet, elle sera une marque dite “faible”. Cela signifie qu’il sera difficile pour vous d’attaquer toute personne qui imiterait votre marque (celle-ci pointerait du doigt la descriptivité de votre marque).

 L’acquisition du caractère distinctif par l’usage 

La caractère distinctif peut se faire sans dépôt mais par l’usage. Cela est risqué mais cela existe. Nous vous conseillons de lire notre article sur les marques notoires et de renommée.

  • La licéité
    Le signe ne doit pas être interdit par la Convention d’Union de Paris, ni par les accords sur l‘OMC. Le signe doit également être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
  • La disponibilité
    Avant de déposer votre marque, vous devez vous assurer que le signe que vous avez choisi est disponible sur le territoire visé grâce à la recherche d’antériorité, c’est-à-dire qu’il n’imite pas une marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires aux vôtres.

Qu’est-ce que vous ne pouvez pas protéger ?

Certains signes ne peuvent pas être enregistrés en tant que marque:

  • Un signe qui désigne ou décrit votre produit ou service;
    Ex. : le mot GIANT pour désigner des hamburgers, la photo d’une rose pour des roses artificielles..
  • Un signe déceptif, qui tromperait le consommateur;
    Ex. : un dessin de vache pour du “lait” végétale
  • Un signe contraire à l’ordre public;
  • Une Appellation d’origine ou une Indication géographique listées sur le site de l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO), sur la base publique européenne DOOR, sur la base internationale LISBON EXPRESS et sur la base des Indications géographiques industrielles tenue par l’INPI (Exemple : « Bordeaux », pour un vin, est interdit).
  • Certaines armoiries publiques, drapeaux ou autres signes officiels protégés, listés auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Etape 2 : Le choix du territoire de dépôt

Vous avez enfin trouvé une marque (ou une short list, ce que nous vous conseillons afin de ne pas être trop déçu par la suite)!

Vous êtes prêt pour l’étape suivante : choisir les territoires dans lesquels vous allez exploiter et déposer votre marque. 

Vous devez choisir les pays dans lesquels vous allez exploiter votre marque. 

Vous pouvez décider de ne déposer qu’en France pour le moment (ou pour toujours !). 

Dans ce cas, vous allez déposer auprès de l’INPI et commander une recherche d’antériorité qui regroupe :

  • INPI 
  • et EUIPO. 

Oui oui EUIPO également, parce qu’une marque EUIPO vise de fait la France et si une marque EUIPO similaire ou identique à la vôtre existe et que vous vous contentez d’une recherche INPI, vous passerez à côté. 

Vous risquez alors d’avoir la mauvaise surprise de recevoir une opposition ou d’autres actions plus tard.

Heureusement, nous avons pensé à tout ! Vous pouvez retrouver notre recherche INPI + EUIPO (avec noms de domaine et dénominations, nous sommes généreux) en similarité syntaxique, phonétique et synonymique à moins de 200 euros HT

Il est important de bien choisir ses territoires pour faire un dépôt complet pertinent. En effet, beaucoup de pays (y compris la France) obligent à exploiter sa marque sur le territoire sous cinq ans. Sans exploitation, vous risquez une action en déchéance (perte) de marque par un concurrent ! 

De plus, les dépôts coûtent chers. Autant bien viser et ne pas perdre inutilement de l’argent sur des territoires que vous n’exploiterez pas.

A contrario, n’oubliez aucun territoire, ce serait dommage de ne pas être protégé ! 

Enfin, il existe un droit de priorité pour vous laisser le temps de réflexion: 

Article 4 de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 et article L 712-12 du Code de Propriété Intellectuelle.

Le titulaire d’une première demande de marque régulièrement déposée dans un pays peut  bénéficier d’un délai de six mois pour étendre par des dépôts la protection de sa marque à d’autres pays. 

→ A partir de la date de ces nouveaux dépôts, vous pourrez agir en contrefaçon contre toutes les marques similaires dans le même secteur d’activité déposées sur les nouveaux territoires visés depuis votre tout premier dépôt.

Etape 3 : Choisir ses produits et services

Passons aux produits et services.

Vous allez devoir définir tous les produits et services que vous allez exploiter sous cinq ans (sinon risque de déchéance, vous suivez ?). 

Le dépôt ne sera pas modifiable donc réfléchissez bien et n’oubliez rien ! 

Pour la recherche d’antériorité, nous vous conseillons de viser le plus large possible pour avoir un panorama complet. Vous “nettoierez” par la suite.

Pour simplifier les choses, les secteurs d’activité ont été rangés par classe (ex : la classe 9 vise les lunettes).

Vous choisissez donc des classes puis déposez des libellés, qui sont les produits ou services précis que vous exploiterez. 

Il existe la classification de Nice pour mieux vous retrouver et choisir des libellés qui seront obligatoirement acceptés par les offices. 

→ On oublie les libellés trop fantaisistes !

Voici pouvez retrouver la liste des classes ici : https://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/listeClasseNice?numClasse=35

Vous ne serez protégé (hors exception) que pour les classes et libellés visés !

Etape 4 : Lancer et analyser la recherche d’antériorité

Vous avez choisi vos territoires, vos classes, vos libellés, vous êtes prêt à lancer la recherche, bravo !

Trois petits conseils avant de partir tout feu tout flamme.

1/ Faites une recherche rapide sur notre moteur de recherche

gif app eversafe

Cela évite de payer des recherches à tout va. Si vous trouvez une marque totalement identique à la vôtre, dans le même secteur d’activité que vous et exploitée, stoppez TOUT. Pas besoin d’aller plus loin, vous pouvez passer à la marque suivante de votre liste !

Attention ! Cette recherche rapide NE REMPLACE JAMAIS une recherche d’antériorité. Elle permet uniquement d’exclure les termes qui seraient déjà pris à l’identique par de nombreux concurrents. Se contenter de cette recherche rapide en pensant que cela suffit serait s’exposer à des risques très importants (oppositions de titulaires ou actions en nullité, perte de vos investissements, atteinte à votre image…).

2/ Une recherche à l’identique et en similaire

Nous vous conseillons très très fortement de toujours commander une recherche à l’identique ET en similaire

En effet, une marque similaire de façon syntaxique, phonétique et synonymique peut tout à fait avoir des droits antérieurs et faire opposition à votre dépôt. 

Dans votre intérêt, vous devez choisir une marque la plus éloignée des marques des concurrents. Pour en être sûr, il faut élargir la recherche à la similarité. 

La recherche doit comprendre la similarité :

  • syntaxique
  • phonétique 
  • synonymique (Maison du monde serait certainement considérée comme similaire à Villa de la terre par exemple)

Heureusement, chez Eversafe.ai nous avons pensé à tout ! Votre recherche est toujours à l’identique et similaire, en syntaxique/phonétique/synonymique et vous indique par algorithme le niveau de similarité pour plus d’objectivité.

3/ Ne pas oublier les dénominations sociale et noms de domaine

Enfin, n’oubliez pas de compléter votre recherche avec les noms de domaine et les dénominations sociales !

En effet, ces actifs donnent des droits antérieurs aux vôtres.

Encore une fois, ne vous inquiétez pas, Eversafe a tout prévu et propose dans sa recherche les noms de domaine et les dénominations sociales. OUF !

Etape 5 : Déposer votre marque

Après recherche, vous avez pu constater qu’il y avait champ libre. Vous pouvez passer au dépôt ! 

Restez connecté, Eversafe proposera très prochainement le dépôt en ligne afin de vous simplifier la vie et faire des économies.

Etape 6 : Etablir une stratégie pour le nom de domaine

Le dépôt fait, nous ne pouvons que vous conseiller de déposer dans le même temps le nom de domaine associé et toutes ces variantes pour éviter le cybersquatting (un article arrive bientôt !).

Une fois votre nom de domaine acheté, n’oubliez pas de le mettre en surveillance immédiatement. 

Nous proposons chez Eversafe une offre de surveillance uniquement pour les noms de domaines ou une surveillance complète (comprenant marques, noms de domaine et dénominations sociales) plus indiquée ici.

La surveillance est capitale pour être alerté lorsque votre nom de domaine est utilisé par un tiers. 

→ Cela vous permet d’agir vite et d’éviter des dégâts sur votre image (rien de pire qu’un nom de domaine similaire qui vend les mêmes produits que vous ou qui se lance dans le porno!).

Etape 7 : Surveiller votre marque

Une fois le dépôt fait, il ne vous reste plus qu’à surveiller votre marque. 

La surveillance est INDISPENSABLE pour protéger votre marque et sa valorisation (donc la valorisation de votre entreprise).

Personne (même pas les offices de dépôt) ne viendra vous prévenir quand une marque, un nom de domaine ou une dénomination sociale similaire à la vôtre seront déposés ! 

C’est à vous de surveiller. 

Afin de ne pas vous encombrer avec cela et vous offrir une surveillance performante, Eversafe.ai vous propose une série d’offres de surveillance.

Nous vous conseillons de prendre :

  • une surveillance INPI et EUIPO afin de vous protéger au mieux (même avec une marque seulement INPI, vous pouvez agir contre une marque EUIPO, mais pour ça il faut savoir qu’elle a été déposée !);
  • une surveillance à l’identique et similaire ; 
  • une surveillance de marques, noms de domaine et dénominations sociales;
  • un rapport par semaine pour pouvoir agir vite (le délai d’opposition n’est que de deux mois, ça passe très vite !)

Vous pouvez retrouver nos offres ici !


Julia Pirinoli

Titulaire du diplôme d’avocat
Spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies, des données personnelles et transformation digitale du droit