Une marque autorisée par les autorités de santé peut-elle porter atteinte à l’ordre public et se voir annuler ?

Le 27 mai 2021, la Cour de cassation a estimé qu’une demande en annulation d’une marque de médicament pour contrariété à l’ordre public est recevable même lorsque cette marque n’a fait l’objet d’aucune interdiction d’utilisation par les autorités de santé.

Contexte

La société phamaceutique Boehringer (anciennement Merial) est titulaire depuis le 3 mars 1994 de la marque verbale FRONTLINE

→ FRONTLINE vise les « insecticides et produits anti-parasitaires à usage vétérinaire » en classe 5. La société commercialise sous cette marque un antiparasitaire qui utilise un principe actif  dénommé fipronil. Le principe actif fipronil était protégé par un brevet jusqu’en mai 2009. Depuis cette date, le brevet est tombé dans le domaine public.

De son côté, la société Virbac, qui exerce la même activité, a déposé, le 17 juillet 2008, la marque française FIPROLINE

FIPROLINE désigne, en classe 5, les « préparations vétérinaires, en particulier un anti-parasitaire externe ». 

Depuis que le brevet de fipronil est tombé dans le domaine public en mai 2009, Virbac commercialise sous la marque FIPROLINE un antiparasitaire pour chiens et chats à base du principe actif fipronil, fabriqué par la société Alfamed.

⇒ La société Boehringer a assigné les sociétés Virbac et Alfamed en:

  •  paiement de dommages-intérêts 
  • annulation de la marque FIPROLINE pour atteinte à la renommée de sa marque FRONTLINE

subsidiairement, en : 

  • contrefaçon de FRONTLINE
  • annulation de la marque FIPROLINE sur le fondement des articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique.

L’absence de confusion entre FRONTLINE et FIPROLINE, obstacle à la mise en oeuvre de la protection d’une marque de renommée ?

La Cour d’appel a débouté la société Boehringer de sa demande pour atteinte à la renommée de sa marque Frontline.

La société Boehringer fait grief à l’arrêt au motif que la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque de confusion. 

Or, la Cour d’appel, en constatant l’absence de ressemblance entre les marques  FRONTLINE et FIPROLINE aurait violé l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

La Cour de cassation se range du côté de la Cour d’appel et affirme simplement :

L’usage d’un signe qui ne présente aucune similitude avec une marque n’est pas de nature à permettre de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou à leur porter préjudice, au sens de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019”.

  • La Cour se réfère à l’article  L. 713-5 (CPI) mais dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 au regard des règles de l’application de la loi dans le temps.
  • Cela implique que l’absence de similitude entre un signe et une marque exclut le fait de pouvoir tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou à lui porter préjudice.

→ L’arrêt écarte, comme celui d’appel, toute similitude entre les marques FRONTLINE et FIPROLINE après une comparaison globale visuelle, auditive ou intellectuelle.

→ Ainsi, l’usage de la marque FIPROLINE n’a pas pu porter atteinte à la renommée, à la supposer établie, de la marque FRONTLINE.

→ Notons que la renommée de la marque FRONTLINE n’a donc pas été analysée. L’absence de confusion constatée a empêché d’arriver à cette étape.

Absence d’interdiction par les autorités de santé et conformité à l’ordre public

La société Boehringer a demandé la nullité de la marque FIPROLINE et a dans un second temps souligné :

– Que le nom d’un médicament vétérinaire peut être un nom de fantaisie, MAIS celui-ci ne doit pas se confondre avec la dénomination commune usuelle ou celle recommandée par l’organisation mondiale de la santé (DCI)  (R.5141-1-1 du code de la santé publique).  

→ En effet, l’usage de ces dénominations doivent rester libres d’usage par tous les concurrents et rester dans le domaine public


     – Le risque élevé de confusion entre le nom FIPROLINE et la dénomination commune Fipronil,

     – Qu’elle constituerait ainsi : 

  • une marque dont l’utilisation est légalement interdite 
  • et qu’il s’agirait d’une nullité absolue, permettant à tout un chacun de demander la nullité (y compris la société Boehringer dont Virbac remettait en question la qualité et l’intérêt à agir) en application de l’article L.711-3 b) du CPI.


    – Que la confusion avec la dénomination commune Fipronil qui désigne le principe actif qu’elle contient rend la marque
    FIPROLINE
  • descriptive de la composition du produit. FIPROLINE serait donc dépourvue de caractère distinctif et ainsi nulle; 
  • trompeuse s’agissant des préparations ne contenant pas de Fipronil.

→ La société Boehringer met en exergue que consommateur est tout à fait en mesure d’identifier le terme Fipronil comme la substance active du produit, compte tenu du succès du produit FRONTLINE dont tous les emballages précisent le nom du principe actif.


La Cour de cassation donne raison à la société Boehringer.

Elle rappelle qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite.

Elle précise que si le nom d’un médicament vétérinaire est un nom de fantaisie, celui- ci ne peut se confondre avec une dénomination commune.

Enfin, elle explique que la recevabilité d’une action en annulation d’une marque n’est pas subordonnée à l’interdiction préalable de la marque par les autorités de santé.

Conclusion

⇒ La Cour de cassation, appliquant la loi antérieure à 2019, écarte l’atteinte à la renommée de la marque Frontline au motif qu’il n’y a pas de confusion possible avec la marque FIPROLINE. Elle n’étudie de ce fait même pas le caractère possiblement de renommée de FRONTLINE.

 

⇒ La Cour de cassation estime cependant qu’une demande en annulation d’une marque de médicament pour contrariété à l’ordre public est recevable même lorsque cette marque n’a fait l’objet d’aucune interdiction d’utilisation par les autorités de santé.


Julia Pirinoli

Titulaire du diplôme d’avocat
Spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies, des données personnelles et transformation digitale du droit